Los dominios temáticos .COM, .NET y .ORG en un principio sólo podían ser solicitados por empresas que tuvieran la calidad que describía el dominio, sin embargo, hoy Network Solutions ha suspendido esta exigencia de manera que cualquier organización puede solicitar cualquiera de estos tres dominios.

     b) Regionales o Nacionales: Obedece a un criterio geográfico y existe uno por país. Algunos países son muy estrictos para los efectos de otorgar nombres de dominios exigiendo por ejemplo, que la empresa requirente sea nacional o bien otorgando un sólo dominio por empresa como es el caso de España en que se da la situación absurda de que una empresa importante que posea varias marcas famosas sólo pueda registrar un solo dominio en el TLD.es . En el caso de Chile, el reglamento es muy liberal a la hora de conceder dominios, éstos pueden ser solicitados por "personas naturales actualmente domiciliadas o legalmente avecindadas en la República de Chile y, personas Jurídicas Públicas o Privadas, Corporaciones y entidades de Derecho Público o Privado constituidas en Chile o debidamente autorizadas para operar en Chile.

     El proceso de alfabetización al que aludimos anteriormente, mediante el cual los números se convirtieron en palabras reconocibles, contribuyó a que, allá por el año 90 cuando el mundo comercial descubre las infinitas potencialidades del comercio electrónico, se originara un fenómeno inédito de piratería comercial en que algunos inescrupulosos, conscientes de la falta de regulación de la internet y de la poca familiaridad de las personas y empresas sobre esta realidad, pidieran para sí las marcas más importantes del mundo. Esta abusiva práctica fue facilitada por el hecho de que originalmente la solicitud de los dominios era gratuita y no se exigía documentación alguna.

     Respecto al patrón de conducta de los piratas del ciberespacio también conocidos como "Cybersquatters" podemos sintetizarlo de la siguiente manera:

     Una vez que usurpan un dominio:
 
 

1.- LO OFRECEN A LA EMPRESA AFECTADA EN SUMAS SIDERALES.

2.- LO VENDEN A LA COMPETENCIA DE LA EMPRESA PERJUDICADA.

3.- DESARROLLAN "PARODY SITES" ORIENTADOS A DENIGRAR O       DESPRESTIGIAR A UNA EMPRESA.

4.- LO OFRECEN A ACTIVISTAS PARA QUE LO UTILICEN PARA LA      DIFUSIÓN DE DETERMINADAS CAUSAS.

     Una vez que los ejecutivos de las empresas comenzaron a dimensionar el daño comercial que significaba para su organización el hecho de quedar privados de la posibilidad de identificarse con sus marcas en los TLD`s más importantes, recurrieron a sus abogados de Propiedad Intelectual, quienes inmediatamente echaron mano al derecho de marcas como herramienta jurídica obvia para defender a sus clientes. Sin embargo, sobre la marcha, empezaron a comprender que las normas sobre Propiedad Intelectual no tenían la operatividad jurídica que se requería ni daban cuenta de la extraña naturaleza de los nombres de dominio. En efecto, se encontraron con que en el mundo de la Internet no existía el clasificador de marcas comerciales que se utiliza en el mundo real y que permite, en virtud del principio de la especialidad, que coexistan varias marcas idénticas si estos distinguen rubros distintos. Peor aún, los dominios se estaban asignando al primero que lo solicitaba y mucho más perverso, desde el punto de vista del derecho clásico, descubrieron que la Internet tenía naturaleza aterritorial y por lo tanto, toda la teoría de la Jurisdicción estaba en Jaque. Así, en forma traumática, los asesores legales de las empresas empezaron a constatar que la Internet había sido diseñada "a espaldas" de la realidad comercial y de las necesidades marcarias inherentes a ese ámbito.

     En este escenario de conflicto es posible distinguir en forma muy general a tres actores: los Ingenieros, los Marquistas (Abogados de Propiedad Intelectual y titulares de marcas comerciales) y los Piratas Oportunistas. Los ingenieros, llamados "Techies" en la jerga del medio, defienden a brazo partido la función meramente técnica que tienen los dominios de Internet y suelen rechazar en forma definitiva cualquier intento de los marcarios por reivindicar una opción preferente sobre un dominio, basado en que éste corresponda a una marca famosa o notoria.

     La verdad es que los nombres de dominios, hace bastante tiempo, trascendieron su funcionalidad meramente técnica, convirtiéndose además en un identificador comercial, hecho respecto del cual, intentan hacerse cargo las legislaciones nacionales y los tratados internacionales.

     Si bien los ingenieros tuvieron el mérito de ser los creadores y desarrolladores de la Internet les ha sido reprochada, por parte de los titulares de marcas famosas y notorias, su poca comprensión en relación al ingente perjuicio que para ellos significa el hecho de verse privados de su identificación comercial en la Internet, por personas que intentan aprovecharse de su prestigio comercial y notoriedad sin haber contribuido en nada a ello.

     No obstante lo anterior y en el espíritu de establecer un criterio razonable y equilibrado, ha de señalarse también que la protección de los titulares de marcas también tiene un límite. Las simples coincidencias fortuitas que se dan, a propósito del registro de un nombre de dominio en un contexto de buena fe y sin ánimo de lucro, deben ser enfocadas en una forma distinta de la que tratan los casos de piratería marcaria.

     Como señalamos anteriormente, un aspecto que genera gran tensión en el sistema de administración de dominios, es el hecho de que no exista un Clasificador comercial. Esto significa que un determinado nombre de dominio sólo puede ser asignado a un titular y de acuerdo al actual sistema, será otorgado al que primero lo pida. Imaginemos la siguiente situación: una tradicional chocolatería chilena como Varsovienne (que tiene registrada su marca en la clase 30) decide pedir su nombre de dominio, como de hecho lo acaba de hacer pocas semanas; al mismo tiempo otra empresa denominada de igual forma, pero que se dedica al rubro editorial, (clase 41) podría aspirar legítimamente a identificarse con dicha expresión en la Internet. Sin embargo, dada la naturaleza de la organización y administración de dominios, la coexistencia marcaria que era posible en el mundo real, no será posible en el ámbito virtual. Así las cosas, la empresa que llegó segunda, aunque pueda acreditar una extensa e incluso previa trayectoria comercial, deberá renunciar a identificarse con su nombre y buscar una variante. De alguna manera esto constituye un perjuicio para la empresa que quedó excluida, ya que está más que demostrado que los consumidores, además de utilizar los buscadores suelen digitar directamente en la barra de direcciones lo que buscan. En mi caso personal, por ejemplo, cuando necesito información sobre Nic Chile, digito www.nic.cl y obtengo inmediatamente toda la información que necesito sobre dicha entidad., lo mismo ocurre si digito www.sony.com.

     En los primeros años cuando esta nueva clase de conflicto ingresó a los tribunales, los jueces se encontraron perplejos frente a esta realidad no contemplada por las leyes. Sin embargo, tan pronto como los magistrados fueron familiarizándose con el mundo de la Internet y partiendo de la base de que los principios generales del derecho sin duda alcanzan al mundo virtual, comenzaron a emitir fallos paradigmáticos, como es el caso de EPSON versus ENGELKE (1997) en Alemania, en que la corte de Düseldorf resolvió que el hecho de que un tercero no vinculado a la empresa EPSON haya reservado el dominio de Internet para sí, constituía infracción a la ley de marcas y un atentado a las normas sobre libre competencia, y que por lo tanto, el dominio "Epson" debía ser restituido a la empresa afectada. Un caso similar se dio en relación a las marcas APPLE y MICROSOFT.

     Hoy en el mundo son innumerables los proyectos de leyes y tratados que están intentando contemplar y resolver este tipo de piratería. Asimismo, los principales organismos internacionales vinculados a la Propiedad Intelectual OMPI, INTA etc., han generado un profundo debate acerca del complejo conflicto entre los titulares de marcas comerciales y los de nombre de dominio. Al respecto la tendencia es a brindar una fuerte protección a los titulares de marcas comerciales famosas, en contra de aquellos terceros que intentan lucrar y especular con el sistema de nombres de dominios.

     En esta misma línea, nuestro país Chile, fue sede de una reunión ICANN (heredera de IANA, organismo administrador de los nombres de dominios) en la cual se trató este delicado tema estableciéndose algunas pautas que sin duda constituyen una referencia fundamental y obligada para iluminar el proceso de solución de este tipo de conflictos.

     En un documento que se emitió en esa oportunidad, se definieron y delinearon las conductas constitutivas de mala fe, que básicamente aluden al caso en que un tercero no vinculado a una empresa inscribe un dominio, con el ánimo de extorsionar a la empresa afectada y lucrar ilícitamente.

     En el ámbito legal Estados Unidos definitivamente está liderando en cuanto a producir cuerpos legales que abordan expresamente el tema de la piratería marcaria, tal es el caso de La Trademark Cyberpiracy Prevention Act (TCPA) (Ley de Prevención de Ciberpiratería de Marcas Comerciales) y la Anticybersquatting Consumer Protection Act.

     En el ámbito de la resolución de conflictos, resulta fundamental destacar el rol crucial que han tenido los procedimientos de arbitraje, como mecanismos alternativos de solución de conflictos. Concretamente, en el caso chileno la solución arbitral ha resultado una excelente vía de canalización de este tipo de conflictos, superando todas las expectativas que NIC CHILE, administrador del dominio nacional TLD .cl (dependiente de la Universidad de Chile), tenía sobre esta vía de solución. El tema del arbitraje es abordado en forma detallada en varios de los ensayos que conforman este Informe.

     Al igual que varios de los ensayistas que han contribuido en este trabajo, tuve el privilegio de ser designado como árbitro para la resolución de conflictos de dominios de Internet. Este cargo entraña una enorme responsabilidad, porque no existe un criterio uniforme en base al cual guiarse a la hora de resolver y la literatura que existe en el mundo sobre este tema es escasa y pobrísima, desde un punto de vista jurídico. En este sentido, los árbitros nos hemos ilustrado sobre este incipiente tema asistiendo a congresos internacionales en EEUU y EUROPA, analizando las recomendaciones que están sugiriendo entidades como ICANN, WIPO etc… y realizando reuniones periódicas entre nosotros, en las cuales se revisa el derecho comparado y la evolución jurisprudencial sobre la materia.

     El gran desafío de los árbitros consiste en intentar conciliar los principios clásicos del derecho, con las muchas veces extrañas figuras de conflicto que se han planteado, las cuales a menudo ni remotamente responden a hipótesis previstas por el derecho. Se trata entonces, a la hora de resolver un caso de arbitraje, de generar una ecuación en que junto con respetarse los derechos esenciales de las personas y de las empresas, no se limite o coarte el desarrollo de las nuevas tecnologías bajo el pretexto de que forzosamente la resolución de los conflictos debe adaptarse a formulas jurídicas clásicas. En ese sentido, nuestra misión ha consistido en dilucidar la ética esencial de cada caso, desde el horizonte de los principios generales del derecho, pero intentando tener la flexibilidad necesaria que de cuenta de que estamos en presencia de hechos tecnológicos nuevos, no descritos por la ley.

     De la apasionante tarea de ser árbitro en Internet, se podría decir que uno de las pocas cosas hechas a disgusto, por lo menos en mi caso, es verse en la necesidad de aplicar el principio "first come, first served", cuando se trata de dos empresas con respetables y definidas trayectorias comerciales. Sin embargo, frente a este tipo de conflicto la buena voluntad y creatividad de las partes ha permitido en muchos casos abrir cauces de solución novedosos para sortear las dificultades técnicas que plantea la administración de dominios. Así por ejemplo, el pasado mes de octubre se suscitó un arbitraje en relación al dominio PRESTO.CL.. Las dos empresas que aspiraban a él, la española SOFT S.A. (softwares) y D & S Distribución y Servicio (tarjetas de crédito), pudieron exhibir en el proceso de arbitraje antecedentes objetivos que permitían concluir que su aspiración al dominio era en ambos casos perfectamente legítima (registros marcarios, similares trayectorias comerciales etc...). Una flexible conducción del arbitro permitió que las partes en cuestión transaran en compartir el dominio, evitándose así que hubiera vencedores y vencidos. En la práctica, la solución consistió en la creación de una suerte de "Portal", que responde a la dirección www.presto.cl. Una vez en él, el visitante tiene la opción de hacer click en dos alternantivas que se le presentan y que corresponde a las empresas SOFT S.A. y D & S.

     SURGIMIENTO DEL CONFLICTO EN CHILE

     Anteriormente señalamos que los primeros conflictos entre marcas y dominios de Internet se remontan a principios de los años 90, sin embargo, en Chile ya sea por el carácter insular que propicia nuestra cordillera, o por la razón que sea, el primer conflicto se produce recién en Septiembre de 1997, es decir, siete años después de que se plantearon los primeros conflictos de este tipo en el mundo.

     Sin duda el hito que marcó el inicio del conflicto entre las marcas comerciales y los dominios de Internet fue la irrupción de la empresa "Cibercafé" como solicitante de dominios. En efecto esta firma, ubicada en la Serena, protagonizó un incidente de proporciones al intentar registrar para sí, decenas de marcas comerciales tanto nacionales como internacionales, abusando de la escasa exigencia de requisitos para registrar un dominio.

     Hasta el año 1997, el sistema de registros de dominio se caracterizó por ser absolutamente gratuito, y por no exigir documentación alguna al solicitante, simplemente se seguían las recomendaciones básicas de IANA-RFC1591, cuyo eje fundamental consistía en un tratamiento equitativo para toda las partes. http://www.nic.cl/rfc1591.html -.

     Esta informalidad inicial del sistema de inscripción de dominio, corresponde a un resabio de las primeras etapas de la Internet, vinculadas al ámbito académico, donde la buena fe entre las partes que interactuaban en la red, era un hecho asumido y respetado.

     Frente a este incidente, el Departamento de Ciencias de la Computación, DCC aceleró la publicación de un reglamento que tenía en preparación imponiendo requisitos que actuaron inmediatamente como disuasivo frente a abuso del sistema.

     Básicamente el reglamento definió las siguientes condiciones para inscribir un nombre de dominio:

             a) Se estableció el pago de un arancel (fin de la gratuidad).

             b) Se exigió la presentación de documentación por parte del solicitante (fin de la informalidad).

     Asimismo, dicho reglamento estableció un período de publicación de 30 días para oponerse a la inscripción de un dominio y un procedimiento arbitral a cargo de abogados expertos en Internet, que tendrían la función de asignar en definitiva el nombre de dominio disputado.

     Estos árbitros tienen el carácter de árbitros arbitradores y sobre sus resoluciones no existe ulterior recurso.

     La evolución en materia de regulación que estaba experimentando el sistema de administración del dominio.cl, fue contemporáneo a un consistente y creciente interés de la comunidad por registrar dominios bajo este TLD. En efecto, en la medida que los medios de prensa fueron comentando los casos de piratería marcaria en Internet, las empresas empezaron a solicitar sus nombres y marcas corporativas bajo el dominio.cl.

     Desde un punto de vista legal el tema de los dominios empezó a ser objeto de estudio para dar respuesta a delicadas preguntas jurídicas tales como cuál era la "naturaleza jurídica de un dominio" y más específicamente sobre si respecto de un nombre de dominio existe o no un derecho de Propiedad. La tentación de considerar que sobre un nombre de dominio existe un derecho de propiedad es grande, porque facilitaría enormemente el tratamiento jurídico de los conflictos. En Chile, el abogado Guillermo Carey Claro, ha desarrollado una tesis que postula que sobre los nombres de dominios no existiría un derecho de propiedad, sino que ésta sólo se da sobre los derechos personales que emanan del contrato de adhesión que se firma con NIC CHILE. Este tema se trata en profundidad en el ensayo respectivo.

     Por otro lado, es necesario resaltar el hecho de que los conflictos entre marcas y nombres de dominios también han llegado a los tribunales chilenos. Es el caso del dominio ONDAC solicitado por ASESORIAS PROGRAMAS Y TEXTOS COMPUTACIONALES LTDA.

     La empresa SOCIEDAD ONDAC LTDA que tiene registrada dicha marca, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones el cual en definitiva fue declarado "no ha lugar". En dicho recurso, la recurrente alegó que "la recurrida, al inscribir la sigla ONDAC.CL en el registro de nombres de dominios CL (Nic Chile), ha violado la protección que la ley Nº 19.039 otorga al recurrente, y el Departamento de Ciencias de la computación de la Universidad de Chile, al negarse a inscribir la marca comercial ONDAC, como nombre de dominio de Internet a favor de la recurrente, no obstante habérsele acreditado la legítima titularidad de los derechos marcarios, impide arbitrariametne, el libre ejercicio sobre tal manifestación de Propiedad Industrial."

     En relación a la actuación del DCC de la Universidad de Chile, la resolución señala que"el DCC al obrar como se le reprocha en el recurso de autos, sólo se limitó a dar cabal cumplimiento a la reglamentación que regula sus actuaciones y facultades en la situación en que incide el presente recurso de protección, que tratándose de una materia sometida a una reglamentación especial, no es dable exigir de ese Departamento la emisión de un juicio respecto del alcance y efectos de la protección que las leyes otorgan a las marcas comerciales registradas, lo que, por lo demás, le estaría vedado puesto que importaría arrogarse una potestad jurisdiccional que les es ajena. Por todo ello, debe concluirse que su actuación ha sido legal, no discriminatoria y carente de arbitrariedad"

     Los escasos fallos jurisprudenciales, las indicaciones de los organismos internacionales sobre Propiedad Intelectual y las regulaciones locales hasta ahora han perfilado una cierta dirección pero que en mi opinión todavía resulta feble, desde un punto de vista jurídico. En este sentido, hay que apuntar a que en algún momento se legisle sobre este tema para los efectos de resolver la conjunción funcional que existe entre los dominios y las marcas comerciales, sin descartar soluciones de tipo técnico.

     No puedo terminar éste artículo sin consignar el hecho de que hace pocos días NIC CHILE aprobó algunas modificaciones fundamentales, que afortunadamente alcanzaron a ser incluidas y analizadas en algunos de los ensayos que componen este trabajo. A mi juicio, la más interesante de las modificaciones, es aquella que permite cancelar un dominio ya inscrito. En efecto, hasta la aprobación de esta norma una vez que transcurrían los 30 días de publicación, un dominio quedaba definitivamente inscrito, sin que fuera posible controvertirlo. Hoy existe la posibilidad de solicitar la revocación de dicha inscripción, fundamentando su petición según lo dispuesto en el artículo 21 del reglamento (este artículo es analizado en detalle en el ensayo relativo al reglamento de NIC CHILE). La acción de revocación prescribe dentro del plazo de tres años, contados desde la fecha de asignación del dominio que es objeto de controversia.

     En definitiva, la tensión que existe hoy día entre las marcas comerciales y los nombres de dominios, si bien ha encontrado cauces razonables de resolución, a través de mecanismos alternativos como el arbitraje, esta lejos de una solución definitiva e integral. Peor aún el conflicto podría agudizarse si se aprueban los nuevos dominios genéricos tales como .web, .firm, arts, que provocarán más dolores de cabeza a los titulares de marcas famosas y renovarán los apetitos de los cybersquatters que verán en estos nuevos TLD una nueva fuente de ingresos fáciles.

     El compromiso de los organismos internacionales, de los NIC nacionales y de nosotros los árbitros, consiste en seguir estudiando la evolución de esta problemática para vislumbrar nuevos cauces de solución que siendo consistentes jurídicametne den cuenta de la naturaleza de la Internet.

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