EL ARBITRAJE COMO MEDIO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA INTERNET
Preparado por Gabriela Paiva
Siemi Paiva & Cia.
Introducción
El proceso de registro de nombres de
dominio en Internet ha significado inevitablemente la aparición
de conflictos, que principalmente afectan a los titulares de marcas comerciales,
quienes aspiran a poder reflejar su marca en el respectivo nombre de dominio.
Para las empresas y titulares de marcas registradas, la Internet se ha
comparado con el lejano Oeste, en atención a la falta de reglas
y normativa para resolver los diversos conflictos que se han ido presentando,
que ha sido una de las principales características de la Internet,
en donde la rapidez y agilidad que la caracteriza ha ido delante de su
regulación. A nivel internacional, el tema del registro de nombres
de dominio y solución de disputas respecto de los Nombres Genéricos
de Nivel Superior (gTLD) que incluye los nombres bajo las siglas ".COM,
.NET, Y.ORG"., su relación con marcas comerciales y otros derechos
adquiridos legítimamente es objeto de estudios y discusiones. Con
el propósito de ordenar y sentar las bases de un sistema para el
registro y solución de conflictos sobre nombres de dominio se ha
establecido una corporación sin fines de lucro denominada The Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers, también conocida bajo
la sigla de ICANN, corporación que se encuentra en proceso de elaboración
e implementación de una política sobre el registro y solución
de disputas respecto de los nombres Genéricos de Nivel Superior
(gTLD) .
En una primera etapa los principales
afectados por la falta de normativa respecto de la solución de disputas
relativas a nombres de dominio se vieron forzados a optar por la alternativa
de transar sus disputas fuera de los tribunales. Conocidos fueron casos
como el ocurrido con el dominio mtv.com que fue registrado por un video
jockey de la empresa, quien al dejar la empresa decidió mantener
para sí el nombre de dominio, que nunca alegó que la Internet
estuviera exenta de la aplicación del derecho marcario, pero sin
embargo, argumentó que el dominio mtv.com no iba ser usado de una
manera en que pudiera confundirse con la marca. Otro episodio similar fue
el que ocurrió en relación al dominio bigmac.com. En este
escenario, el arbitraje emerge como la forma más apropiada para
resolver los conflictos que se plantean debido a que su solución
requiere de la participación de profesionales con conocimiento de
la materia y a la rapidez que es intrínseca al funcionamiento de
la Internet. Recientemente, en virtud de la aplicación de la Política
Uniforme para la Solución de Disputas que está implementando
ICANN se ha presentado una disputa por un dominio superior (.COM, .NET
y .ORG), disputa que por primera vez y según las nuevas reglas de
ICANN será decidido por el Centro de Arbitraje y Mediación
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
La Solución de Conflictos
sobre Nombres de Dominio en Chile
En el caso de Chile, el proceso de registro
de nombres de dominio no ha sido ajeno a lo ocurrido en el resto del mundo.
Según se ha señalado, la entidad encargada del registro de
Nombres de Dominio Superior por Código de País .CL (ccTLD)
es el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad
de Chile. Durante los primeros casi 10 años de administración
del registro de los nombres de dominios que efectuó el Departamento
de Ciencias de Computación de la Universidad de Chile (DCC) prácticamente
no se presentaron conflictos, sin embargo al explotar el uso comercial
de la Internet, comenzaron también en Chile los conflictos por el
registro de dominios bajo .CL provocados por solicitantes que sin tener
derechos, y al igual como ocurre respecto de los nombre genéricos
de nivel superior (.COM, .NET, .ORG), encontraron que no existía
impedimento legal ni costos involucrados en el hecho de solicitar para
sí marcas famosas como nombres de dominio, tales como: toyota.cl,
coca-cola.cl, entre otras, por citar sólo algunas.
Como respuesta a este nuevo escenario,
donde cada vez más se incrementaba el número de disputas
por el registro de nombres de dominio en Chile, el Departamento de Ciencias
de la Computación (DCC), también conocido como NIC Chile,
que ya se encontraba estudiando la incorporación de una normativa
puso en vigor, luego de sucesivas revisiones, la denominada "Reglamentación
para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL."
Personalmente, agradezco al NIC Chile
por haber podido colaborar en la redacción de la Reglamentación
y del sistema de arbitraje ya que al igual que otros abogados especializados
en propiedad industrial y miembros de la Comisión Internet de la
Asociación Chilena de la Propiedad Industrial (ACHIPI) tuvimos la
oportunidad de participar en la génesis de esta normativa, colaboración
que continuamos otorgando.
Desde el punto de vista de la solución
de conflictos, la reglamentación del NIC Chile, reconociendo la
necesidad que existe hoy en día de contar con formas ágiles
y eficaces de resolver conflictos, y más aún cuando justamente
se trata de controversias que se generan en un medio tan ágil y
en crecimiento acelerado como es la Internet, decidió incorporar
el arbitraje como sistema para resolver las controversias que se susciten
respecto a las solicitudes de nombres de dominio .CL. Nuestro sistema,
en ese sentido puede considerarse pionero, puesto que también a
nivel internacional se ha aprobado por parte del Directorio de ICANN las
políticas uniformes y normas para la solución de disputas
respecto de nombres de los gTLD (.COM, .ORG, y .NET) introduciendo el arbitraje
como forma de solución de dichas disputas.
El Procedimiento de Arbitraje de
dominios.CL según al Reglamentación del Departamento de Ciencias
de la Computación
La reglamentación del NIC Chile
respecto de la forma de resolver los conflictos respecto de dominios .CL,
se estructura en base a los siguientes principios:
1) Deja establecido el principio
de la responsabilidad de los solicitantes por el dominio cuyo registro
se está solicitando. Este principio se encuentra contenido en el
artículo 14 inciso 1º de la Reglamentación que señala
que será responsabilidad exclusiva del Solicitante que su inscripción
cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República
de Chile y no infrinja derechos de terceros.
2) Delimitación de las
responsabilidades del NIC Chile, puesto que los artículos iniciales
de la Reglamentación se establece que el NIC Chile actúa
únicamente como ente coordinador delegado de IANA y no tiene ni
tendrá facultades jurisdiccionales ni otras prerrogativas u obligaciones,
salvo aquellas contenidas en la Reglamentación. Adicionalmente,
el artículo 6 de la Reglamentación establece que por el hecho
de solicitar la inscripción el peticionario delimita las responsabilidades
liberando de cualquier responsabilidad a la Universidad de Chile, el NIC
Chile y a sus funcionarios y asesores... renunciando el peticionario expresa
y anticipadamente a las acciones legales.
3) En virtud de lo señalado
se desprende que el NIC Chile es una entidad meramente registral y a la
cual no le corresponde efectuar búsquedas o averiguaciones previas
respecto de los dominios que se intenta registrar ni tampoco discernir
, ni resolver o participar en forma alguna en la solución de las
disputas que puedan plantearse en la materia.
4) Aceptación expresa
por parte del solicitante de todas las normas contenidas en la Reglamentación
sin reserva de ninguna especie incluyendo el procedimiento de mediación
y arbitraje para la solución de los conflictos (artículo
1 del Anexo 1 sobre procedimiento de Arbitraje)
5) Establecimiento de un mecanismo
el Procedimiento de Mediación y Arbitraje para la solución
de controversias, según se contempla en el Anexo 1 de la Reglamentación.
Este sistema se contempla para resolver las disputas que se susciten en
la inscripción, tramitación y revocación de nombres
de dominio en el dominio .CL
6) Los trámites se realizan
principalmente vía electrónica.
7) Publicidad mediante la publicación
de las solicitudes de dominio en trámite en la pagina web del NIC
Chile en la dirección Internet www.nic.cl.
8) Iniciación de una disputa
mediante la presentación de una solicitud competitiva.
Del Inicio del arbitraje y mediación
si dos o más solicitantes se disputan un mismo dominios
a) Presentación de una
solicitud competitiva: El artículo 10 de la Reglamentación
establece que el NIC Chile mantendrá una lista de las solicitudes
en trámite y dentro del plazo de 30 días calendario desde
su publicación, quienes se estimen afectados podrán presentar
sus propias solicitudes para ese mismo nombre de dominio. Es decir deberán
presentar una solicitud idéntica o "solicitud competitiva" que compita
con aquella ya presentada y no una oposición o argumentación
en contra de tal solicitud. La presentación de solicitudes competitivas
como mecanismo para establecer el conflicto obedece a la idea que los nombres
de dominios se registran, se otorgan con el propósito de que lleguen
a ser usados por su titular, por esto quien desee oponerse a un dominio
debe hacerlo presentando idéntica solicitud competitiva para el
mismo dominio como signo de que lo usará.
Cabe recordar que según el artículo
22 de la Reglamentación, párrafos finales, entre las formas
de demostrar que un dominio no se ha solicitado de mala fe se encuentra
el hecho de demostrar que el dominio se está utilizando o haciendo
preparaciones para utilizarlo con el objeto auténtico por ofrecer
productos y servicios.
Si al cabo de un periodo de 30 días
corridos a contar de la publicación de la primera solicitud para
un nombre de dominio se encontraren en trámite dos o más
solicitudes de inscripción para el mismo nombre, se iniciará
el proceso de mediación y arbitraje de acuerdo a lo establecido
en el procedimiento de arbitraje contenido en el anexo 1 de la misma reglamentación.
En consecuencia, la existencia de dos o más solicitudes completas
a juicio del NIC Chile para un mismo dominio da origen y acredita la existencia
de una disputa para dicho dominio.
Otras situaciones que originan procedimientos
de mediación y arbitraje:
Hasta ahora, el arbitraje está
siendo utilizado para solucionar conflictos entre dos o más solicitantes
de un mismo nombre de dominio, sin embargo, cabe mencionar que según
el artículo 14 del Reglamento, el NIC Chile, aunque sólo
exista un dominio, podría también solicitar la designación
de un árbitro y por tanto el inicio del procedimiento arbitral cuando
se trate de dominios que vulneren ostensiblemente las normas vigentes sobre
abuso de publicidad o correspondan a personas o instituciones o productos
o servicios famosos. Hasta ahora esta facultad no ha sido ejercida por
el NIC Chile.
Por otra parte, en el caso de un dominio
que ya se encuentra inscrito, quien solicite su revocación deberá
también utilizar el procedimiento de arbitraje .
b) Notificación vía
electrónica de la existencia de una disputa: a continuación,
el NIC Chile procederá a notificar por correo electrónico
a los solicitantes involucrados que pueden ser dos o más. En efecto,
cada solicitante, al presentar su solicitud vía electrónica,
debe indicar una dirección de correo electrónico, dirección
a la cual el NIC Chile enviará la notificación informando
de la disputa. Por ello es fundamental que la dirección de correo
electrónico proporcionada por cada solicitante se encuentre en uso
para que puedan tomar conocimiento de la notificación. La notificación
del NIC Chile entre otras menciones contendrá una citación
a una audiencia de conciliación.
Del Procedimiento de Mediación
De acuerdo al anexo sobre mediación
y arbitraje, tanto en el caso de solicitantes que se disputan un mismo
dominio, como en el caso de quien presente una solicitud de revocación
de un dominio se ha innovado introduciendo la instancia previa de una mediación
con mediadores proporcionados por el NIC Chile y sin costo para las partes.
Para ello, se procederá a citar mediante la notificación
electrónica ya mencionada a una audiencia de conciliación.
A esta audiencia las partes deberán
comparecer personalmente, pudiendo en casos calificados, admitirse la participación
de ellas vía tele-conferencia. De la audiencia se levantará
acta y en caso de participación vía tele-conferencia dicha
acta le será enviada por correo certificado dentro de diez días
hábiles contados desde el tercer día de expedida la carta.
Se entenderá que no hay acuerdo
si una de las partes no concurre a la audiencia.
Si como resultado de la audiencia de
conciliación se produce un acuerdo, el acta que se levante, que
contenga las menciones de fecha, día, lugar y hora, partes asistentes
y sus firmas al igual que las de todos lo presentes constituirá
suficiente comunicación escrita para que NIC Chile proceda a asignar
definitivamente el dominio que motivó el conflicto.
La introducción del procedimiento
de mediación responde al hecho que muchas veces en el primer comparendo
de arbitraje se producía el acuerdo entre las partes.
De la Designación del árbitro
y sus características:
Si no se lograre la conciliación,
en el acto de la misma audiencia se consultará a las partes para
que indiquen si es posible la designación de un árbitro de
común acuerdo. .Si no hay acuerdo o si una de las partes no ha concurrido,
el moderador procederá a indicar a esa parte que puede tachar hasta
tres árbitro de la lista y a la parte no asistente se le otorgará
un plazo de diez días corridos para este mismo efecto.
Una vez iniciado el proceso de mediación
y arbitraje no se aceptarán nuevas solicitudes de inscripción
para el nombre de dominio en disputa.
a) Requisitos previos: Tal como
ya se ha indicado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 del
reglamento para proceder a la designación del árbitro el
NIC Chile verificará que todos los solicitantes hayan cancelado
la tarifa que el mismo reglamento establece, y entregado los documentos
que corresponda, para lo cual cada solicitante del mismo dominio dispone
del plazo de 30 días a contar de la recepción de su respectiva
solicitud considerándose desistidos a quienes no cumplan oportunamente
por tanto, el proceso de arbitraje continuará sólo con los
restantes. Se trata plazos individuales que corren para cada una de las
solicitudes según la respectiva fecha de presentación.
b) Elección o Designación
de un arbitro: en cuanto a la designación del arbitro, en primer
término el reglamento, inspirado en la libre elección de
los solicitantes, otorga en primer término la facultad a éstos
de designar de como un acuerdo un árbitro, que puede ser cualquier
persona o institución arbitral que las partes acuerden. Sólo
a falta de acuerdo, el NIC Chile procederá a designar un árbitro
de la nómina de árbitros elaborada anualmente por el NIC
Chile y publicada en la misma página web del NIC (www.nic.cl). La
actual nómina de árbitros será incrementada en el
futuro en la forma que el NIC Chile determine.
c) De las característica
de los árbitros: según el artículo 8 del Anexo 1 sobre
Procedimiento de Arbitraje , los árbitros tendrán el carácter
de arbitrador, norma que es acertada dado que no existe ley expresa que
regule los nombres de dominios, siendo la norma aplicable en este caso
la reglamentación del NIC Chile, suscrita por los solicitantes,
como contrato un contrato de adhesión celebrado con el NIC Chile
que constituye una ley para las partes contratantes, así como aquellos
derechos marcarios u otros que las partes involucradas aleguen en el respectivo
proceso de arbitraje, tema que abordaremos más adelante. Señala
el reglamento que los árbitros están facultados para resolver
respecto de su competencia o jurisdicción.
En contra de las resoluciones del árbitro
no procederá recurso alguno, norma que tiene por objetivo otorgar
certeza jurídica a los solicitantes y una pronta solución
de sus conflictos,. Sobre el particular cabe recordar que existe un fallo
de los Tribunales de Justicia que ha confirmado la validez del mecanismo
de arbitraje establecido en la Reglamentación. En efecto, un recurso
de protección fue presentado respecto de la marca Ondac, ya que
su titular solicitaba se le otorgara dicho nombre de dominio, el cual según
el reglamento ya había sido otorgado a un tercero. Los tribunales
resolvieron que el mecanismo para otorgar nombres de dominios y dirimir
conflictos es el establecido en la Reglamentación y por lo tanto
rechazaron el recurso.
d) Cláusula que establece
el arbitraje: según puede apreciarse de lo expuesto, la misma reglamentación
establece que los solicitantes se obligan a acatar todas las normas de
dicha reglamentación y por tanto aceptan expresamente el sistema
de arbitraje para dirimir los conflictos que puedan producirse en relación
a nombres de dominios, con lo cual las partes sustraen el conocimiento
de este determinado asunto del conocimiento de tribunales ordinarios y
lo someten a la decisión de árbitros en la forma establecida
en el Anexo citado del Reglamento. Expresamente así lo establece
el artículo 12º del Reglamento que señala que por el
sólo hecho de presentar una solicitud, todos los solicitantes se
obligan a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje... La peculiaridad
consiste en que cada parte por separado, al momento de solicitar su dominio,
es decir de suscribir el reglamento con el NIC Chile se compromete y acepta
el arbitraje como forma de resolver los conflictos respecto del dominio
solicitado.
Del procedimiento arbitral y las
notificaciones:
a) Del procedimiento arbitral
y lista de árbitros : Si transcurrido el término de diez
días las partes no han designado un árbitro de común
acuerdo, el NIC Chile procederá a su nombramiento de la nómina
provisoria indicada según el orden del turno, esto es siguiendo
el orden consecutivo de dicha lista. cada solicitante tiene derecho a eliminar
sin causa tres nombres de la lista, con lo cual es posible anticipadamente
evitar posibles recusaciones. Al respecto cabe señalar que en la
práctica existe un gran cuidado por parte de los árbitros
quienes en numerosos casos en que han estimado que podría existir
un conflicto de interés o una causal de recusación y no obstante
no haber sido tachados ni recusados por ninguna de las partes se han excusado
por su propia iniciativa de conocer de un determinado asunto.
Una vez que el NIC Chile ha designado
el árbitro según el procedimiento del turno indicado, procede
a notificar al árbitro mediante carta certificada y a enviarle el
expediente o los antecedentes sobre el particular. El árbitro tiene
un plazo de 5 días hábiles para aceptar o no el cargo. Si
el árbitro no acepta o no comunica su aceptación a la secretaría
dentro del término indicado, el NIC Chile procederá a designar
un nuevo árbitro de acuerdo a las reglas del turno ya descritas
Si el árbitro acepta, la aceptación del cargo debe comunicarse
al NIC Chile y a las partes mediante carta certificada. En dicha carta
el árbitro citará a las partes a un primer comparendo para
proseguir con el arbitraje. Si ninguna de las partes concurre a la audiencia,
el árbitro emitirá una resolución que ordene asignar
el dominio en disputa al primer solicitante o que se mantenga su actual
asignación en el caso de la revocación. Si sólo asiste
a la audiencia una de las partes, se celebrará la audiencia con
la parte asistente y se fijarán las reglas del procedimiento. En
primer término se estará al respecto al acuerdo entre las
partes y sólo a falta de acuerdo el árbitro fijará
dichas reglas, o en el caso en que sólo concurra a la audiencia
una de las partes. El reglamento contempla normas en caso de muerte o incapacidad
sobreviniente del árbitro, caso en el cual se procederá al
nombramiento de un nuevo árbitro de acuerdo al turno según
la lista indicada.
Las costas del arbitraje serán
compartidas por las partes, pudiendo condenarse en costas en casos en que
fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros en que
tal solicitante haya actuado de mala fe o si el árbitro determina
que no ha tenido motivo alguno para litigar.
b) De las Notificaciones y cumplimiento
de las resoluciones del árbitro: tal y como se ha indicado los trámites
se realizan principalmente vía electrónica, sin embargo,
la aceptación del cargo de árbitro debe efectuarse mediante
carta certifica. Igualmente, el árbitro debe efectuar la notificación
del fallo a las partes y a la secretaría del NIC Chile mediante
carta certificada al domicilio que las partes hayan designado en el procedimiento.
Las notificaciones durante el procedimiento arbitral se pueden efectuar
en la forma que las partes o el árbitro determine ya sea por vía
electrónica, fax, etc. El NIC Chile, luego de notificado en la forma
indicada procederá a cumplir el fallo notificado, esto es otorgará
el dominio a una de las partes. Según el artículo 13 de la
Reglamentación el NIC Chile no incurrirá en responsabilidad
alguna si por causa del dictamen del árbitro o de otra orden competente
debiese suspender o cancelar un dominio o dar curso a cualquiera otra instrucción...
Normas de fondo aplicablea durante
el Arbitraje:
Cabe recordar que el solicitante es
el responsable de que el nombre de dominio solicitado cumpla con las normas
legales vigentes y no vulnere de derechos de terceros, por lo tanto quien
presenten una solicitud competitiva de dominio es libre para presentar
ante el árbitro los argumentos que estime conveniente. El incumplimiento
de normas legales podría darse, por ejemplo, si se solicitaran dominios
que pudieren injuriar o intentar de alguna manera suplantar a alguna persona
o que atenten contra la moral y las buenas costumbres. Por otra parte,
en cuanto a los derechos de terceros que pudiere vulnerar un dominio, entre
tales pueden citarse aquellos derechos adquiridos por titulares de marcas
registradas, el derecho de una persona respecto del uso de su propio nombre,
o del uso de la razón social de una empresa. A falta de tales derechos
y en igualdad de condiciones entre dos o varios solicitantes, si todos
han cumplido oportunamente con todas las cargas que el Reglamento establece,
es decir han presentado una solicitud completa, han concurrido a los comparendos
o audiencias ante el árbitro y han consignado fondos para el arbitraje,
correspondería aplicar el principio conocido en Internet como "first
come, first served", es decir que el dominio deberá otorgarse a
quien lo solicitó primero. Este principio está expresamente
reconocido en la Reglamentación ya que en el caso en que ninguna
de las partes concurra a la audiencia, el árbitro ordenará
que se le asigne el dominio al primero que lo solicitó.
Sobre la relación que existe
entre los nombres de dominio y las marcas comerciales cabe señalar
que la jurisprudencia norteamericana ha resuelto que el hecho de contar
con un registro de nombre de dominio no significa o no establece un derecho
a que a dicho dominio se le otorgue protección marcaria. A contrario
sensu. quien tenga una marca registrada tiene el derecho a ver dicha marca
reflejada también en el respectivo nombre de dominio, si quien ha
registrado el dominio no acredita tener sobre él un mejor derecho
u otro equivalente (por ejemplo, ser titular también de una marca
registrada). Al resolver un recurso de apelación la Corte del Noveno
Distrito de los Estados Unidos sobre el dominio Moviebuff.com resolvió
que el mero uso de un dominio no constituye un "uso" de aquellos que permitirían
adquirir un mejor derecho o prioridad para registrar tal dominio como marca.
Experiencias en Materia de Arbitrajes
y el Futuro del Sistema
Desde la entrada en vigor de la reglamentación,
el número de conflictos ha disminuido, debido a que los solicitantes
han comprendido que no lograrán tener éxito en el registro
de un determinado nombre de dominio si dicho nombre no les pertenece o
no pueden demostrar algún derecho sobre él.
Por otra parte, en numerosos casos se
ha logrado un acuerdo ante el árbitro de manera ya sea de compartir
el dominio mediante el uso de una página web que indique a ambos
y los direccione hacia las respectivas páginas web, mediante la
adición al dominio solicitado de un prefijo o sufijo por alguna
de las partes en litigio. Finalmente, también ocurre que algunos
solicitantes, ante la perspectiva de un procedimiento arbitral prefieren
solicitar un nuevo dominio y abandonar el otro, ya sea expresamente o bien
no participando en el procedimiento arbitral de manera que dicho dominio
sea en definitiva asignado por el árbitro a alguno de los otros
solicitantes.
La reciente introducción del
mecanismo de mediación es una instancia que facilita aún
más el camino a los solicitantes de dominios y puede evitarles incurrir
en los costos de arbitraje. Por otra parte, la introducción de un
mecanismo de revocaciones significa otorgar una herramienta más
a los titulares de derechos marcarios o de otra naturaleza para poder acceder
al registro en su favor de un determinado nombre de dominio.